לפני
כבוד השופט אביגדור דורות
המערערת:חברת שירותי כביסקל בע״מ
ע"י ב"כ עוה״ד תמיר אפורי
נגד
המשיב:רשם סימני המסחר
ע"י ב"כ עו"ד דנה תמר-פרבר
מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי)
פסק דין
1. לפניי ערעור על החלטת כבוד הפוסקת בקנייין רוחני, ד"ר רויה ישראלי, במסגרת רשות הפטנטים וסימני המסחר (להלן: ״המשיב״) להגביל את רישום סימן המסחר המבוקש על ידי חברת שירותי כביסקל בע״מ (להלן: ״המערערת״) והוא – "כביסקל".
הרקע העובדתי להחלטה
2. המערערת הינה חברה העוסקת בהשכרת מכונות כביסה ומתן שירותי כביסה תעשייתיים בשוק המוסדי מזה כ-57 שנים, אשר החליטה ביום 16.1.2022 להגיש בקשה לרישום סימן המסחר ״כביסקל״ (להלן – ״הסימן המבוקש״). בתוך כך, נודע למערערת על קיומו של סימן מסחר מעוצב רשום משנת 2021 בשם ״כביסכל״ (להלן – ״הסימן הרשום״), שבבעלות חברת פרפיום קלין בע"מ (להלן" "פרפיום קלין").
3. בעקבות הדמיון בין הסימנים, באו שתי החברות במשא ומתן במטרה למצוא עמק שווה שיאפשר את רישום שני הסימנים זה לצד זה ובסופו, הגיעו להסכם דו-קיום (להלן – ״ההסכם״). במסגרת ההסכם, הסכימה פרפיום קלין לרישום סימן המסחר של המערערת בתנאים המפורטים בו, ובהצבת התנאי שכל מחלוקת עתידית שתתעורר בין הצדדים בעניין זה תיפתר ביניהן בהסכמה.
4. ביום 2.7.2023, הוגש ההסכם למחלקת סימני המסחר, אך למחרת, הודיע הרשם כי על אף ההסכם, לטעמו יש מקום לקיים דיון בבקשת הרישום של המערערת. במסגרת הדיון, הציג הרשם הצעה לפיה יירשם סימן המסחר ״כביסקל״ בתנאי שיתווסף סימן פתח תחת האות ק׳ להדגשת ההבדל בין שני הסימנים, אליה נעתרה המערערת. לצד זאת, הועלתה בדיון הצעה נוספת לפיה תסכים המערערת לצמצום רשימת הסחורות באופן שלא תכלול מוצרים לשוק הביתי. המערערת התנגדה לדרישה זו, בטענה שצמצום כזה אינו משיג מטרה ראויה כלשהי, וביקשה כי תינתן החלטה בעניין.
החלטת הרשם
5. ביום 15.8.2023 ניתנה החלטה הפוסקת בקניין רוחני (להלן: "הפוסקת") בעניין הבקשה, במסגרתה נקבע כי יירשם סימן המסחר ״כביסקל״ בפנקס הרישום, אך שהרישום יהיה תקף במלואו רק לשניים מתוך שלושת סוגי הסחורות אותם ביקשה המערערת לכלול ברישום, הם הסוגים 35 (מכירה של מכונות כביסה ודומיהם) ו- 37 (השכרת מכונות כביסה ודומיהם ואספקת שירותי כביסה). בנוגע לסוג האחרון, סוג 3 (אספקת תכשירי כביסה), נקבע כי רישומו של הסימן בסוג 3 מותנה בהוספת פתח לאור "ק" והגבלת רשימת הסחורות ל – "שימוש מוסדי".
טענות המערערת
6. המערערת טענה כי סימן המסחר שהיא מבקשת לרשום אינו דומה כדי הטעיה לסימן הרשום ״כביסכל״, ואינו נכנס בגדר סימני המסחר שאינם כשרים לרישום לפי סעיף 11(9) לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], תשל״ב-1972 (להלן – ״הפקודה״). זאת, בדגש על כך שהתחילית ״כביס״ הקיימת בשני הסימנים הינה גנרית, כי הסיומות השונות שלהם מספיקות לבידול הנדרש למניעת הטעיית הצרכן, וכי הכרעת המשיב בעניין נובעת לטענתו מהתרשמות ובדיקה לא פורמלית של הפוסקת בלבד.
בנוסף, טענה המערערת שהמשיב טעה בכך שקבע כי תחולת הרישום של הסימן המבוקש תוגבל לסוג סחורות מסוים, היות וקביעה זו עומדת בסתירה להגדרת המונח ״הפרה״ שבסעיף 1 לפקודה, לפיה גם השימוש ב-״טובין מאותו הגדר״ יהווה הפרה של השימוש בסימן המסחר. כלומר, אליבא דהמערערת, ברגע שאושר הרישום על ידי הרשם לגבי סוג סחורות מסוים, הרי שההגנה הנובעת מהרישום תחול גם על כל סוג סחורות אחר הדומה לסוג הסחורות שלגביו אושר הרישום (״מאותו הגדר״).
7. לצד זאת, טענה המערערת שככלל, יש לראות את קביעת הרשם להגביל את הרישום של סימן המסחר לגבי סוג סחורות מסוים ככזו שאין לה השפעה על היכולת להשתמש בסימן מסחר הדומה לסימן המסחר רשום. ככלות הכל, החלטת הרשם לאשר רישום של סימן מסחר רק מעניקה לבעל הסימן זכות שלילית, כלומר, זכות למנוע מצד אחר את הרישום או את השימוש בסימן מסחר זהה או דומה. כך, היחיד שיכול להשפיע על יכולת בעל הסימן המבוקש להשתמש בו בפועל, הוא בעל הסימן הרשום, קרי, פרפיום קלין.
יתרה מזאת, המערערת טענה כי ההחלטה מגדילה בפועל את הסיכוי לכך שצד שלישי יראה לנכון להשתמש בסימן המסחר שלה בסוג הסחורות שהוגבל (סוג 3) למכירתן בשוק הפרטי, ללא שתוכל להגן על עצמה מפני כך. משכך, תוצאת החלטת הרשם רק תגדיל בפועל את הסיכויים שהציבור יוטעה.
8. עוד טענה המערערת כי במצב בו הגיעו צדדים בעלי סימן מסחר דומה להסכם דו-קיום, על הרשם לתת לו תוקף ובכורה, אם משום שמטבע הדברים, הצדדים להסכם הינם בעלי האינטרס הרב ביותר לכך שקהל הצרכנים שלהם לא יטעה בין מוצריהם למוצרי מתחריהם, ואם משום שהצדדים להסכם הינם בעלי ההיכרות והניסיון הרב ביותר מול קהל הצרכנים שלהם כדי לדאוג לכך שאלו לא יטעו בין מוצריהם למוצרי המתחרים שלהם. זאת ועוד, לטענתה, גם מעיון במשפט המשווה, בין במדינות המשפט המקובל האנגלי ובין במדינות המשפט הקונטיננטלי, עולה שבהינתן מצב בו הרשם נוכח כי קיים הסכם דו-קיום בין צדדים בעלי סימן מסחר דומה, עליו לתת לו תוקף ובכורה.
טענות המשיב
9. מנגד, טען המשיב כי שני הסימנים דומים עד כדי הטעיה, בין היתר, מפני שהתחילית ״כביס״ שבשני הסימנים אינה גנרית, וכי הסיומות שלהן אינן מספיקות לבידולם. המשיב הדגיש את העובדה שעל פי הפסיקה, יש לראות את מבחן המראה והצליל, הכלול ב-״מבחן המשולש״, כמבחן העיקרי בבחינת הדמיון בין סימנים לפי הפקודה. בהתאם לכך, הצליל הדומה שבסיומות שלהם, הנובע משתי האותיות כ׳ ו-ק׳ אכן עולה כדי הטעיה לפי סעיף 11(9) לפקודה. עוד טען המשיב כי לרשם יש יתרון על פני הצדדים להסכם בבחינת הדמיון שבין סימני מסחר, גם בעקבות המומחיות שלו בנושא, וגם בהיותו אמון על פי דין על הגנת ציבור הצרכנים מפני הטעיה.
10. בעניין הסכם דו-הקיום, טען המשיב כי הוא אינו חזות הכל. נטען כי ההסכם לא תמיד יחייב את הרשם, באשר הרשם הינו נטול אינטרסים ונדרש לשקול את טובת הציבור, מרכיב שלרוב אינו נכלל באינטרסים המביאים לכריתת ההסכם בין הצדדים, היות וכריתת ההסכם עלולה להיות מבוססת על סיבות נוספות שאינן רק מניעת הטעיית הצרכן, כמו למשל בענייננו, החשש של אחד הצדדים להסכם מהיגררות להליך משפטי ארוך ויקר שבסיומו הוא אף עלול לאבד את סימנו הרשום. נטען כי בנסיבות אלה, מחויב הרשם להתערב ולבחון את ההסכם בשל האינטרס הציבורי. כך, ההסכם נותר במישור מערכת היחסים בין הצדדים, ואינו מחייב את הרשם לפסוק לפיו, אם הוא סבור שהרישום של שני הסימנים עלול להטעות את הציבור.
11. בנוסף, המשיב הדגיש שאכן התחשב בקיומו של הסכם בין הצדדים, וכי נתן לו את המשקל הדרוש, בכך שלא מנע את הרישום של סימן המסחר ״כביסקל״, אלא אישר אותו בתנאים ובמגבלות מסוימים, בהתאם לסמכותו לפי סעיף 30 לפקודה. בהתאם לסעיף, הרשם רשאי להחליט לאשר רישום של סימנים דומים או זהים בהתקיים נסיבות מיוחדות לכך, תוך הגבלתו והתנייתו בתנאים שיראו לו לנכון באותו עניין. בנידון דידן, החליט המשיב שאכן ראוי לאשר את הרישום של סימן המסחר המבוקש, בין היתר בהתחשב בקיומו של הסכם בין הצדדים המהווה לדעתו ״נסיבות מיוחדות״ לפי הסיפא של סעיף 30, אולם ראוי גם להטיל מגבלות מסוימות להבטחת הבידול בין הסימנים ולמניעת הטעיית הצרכנים, בהתאם לאותו החלק בסעיף. כך, לטענת המשיב, הגבלת תחולת רישום סימן המסחר ״כביסקל״ לסוג סחורות מסוים נעשתה כדין לפי סעיף 10 לפקודה, לפיו הסימן יירשם ״לגבי טובין או סוגי טובין מסוימים״, מה שמעניק לרשם שיקול דעת בהגבלת הטובין עליהם תחול ההגנה הנובעת מרישום הסימן למניעת הטעיה של הציבור או אף משיקולים נוספים אחרים. בהתאם לכך, מהרגע בו התנה המשיב את הרישום בתנאים והגבלות מסוימים, הרי שאלה יוצאים מכלל הגדר הטובין גם לעניין ההפרה.
12. לדעת המשיב, טענת המערערת כי יש לפרש את המונח ״הפרה״ שבסעיף 1 לפקודה ככזה הכולל גם ״טובין מאותו הגדר״ מביא למצב שמהרגע שאושר רישום הסימן, הוא יכלול גם את השימוש הביתי בו ובסחורות הנמכרות. הדבר בהכרח יאיין את שיקול הדעת שניתן לרשם על ידי המחוקק, פרשנות הסותרת לגמרי את כוונת המחוקק. אם פרשנות זו תתקבל, היא עלולה להעלים את מרחב התמרון של הרשם ברישום סימנים שנמצאים ״על הגבול״ מהיות סימנים שאינם כשרים לרישום על ידי הגבלות שיאפשרו זאת. במצב זה, האפשרות היחידה שתיוותר לרשם תהיה למנוע את הרישום, למרות שלפי הפרשנות הנכונה היה יכול לאשרו בתנאים ומגבלות הראויים לאותו עניין.
13. בעניין המשפט המשווה והשלכתו על פרשנות המקרה שלפנינו, טען המשיב כי, למרות שהדין עשוי להיות שונה במדינות אחרות, לדיני הקניין הרוחני הישראליים שיקולים ורציונל משלהם. הדין הישראלי אינו מכיר בעליונות ״הסכמי דו-הקיום״, ולצד התכלית הקניינית של דיני סימני המסחר שנועדה להגן על בעל הסימן הרשום, קיימת תכלית נוספת חשובה לא פחות, והיא ההגנה על האינטרס הציבורי במניעת הטעיית ציבור הצרכנים.
המסגרת הנורמטיבית – ערעור על החלטות רשם סימני המסחר
14. תחילה יש להקדים ולהתייחס אל אופי הביקורת השיפוטית על החלטות רשם סימני המסחר בדין הישראלי. דומה כי ההתייחסות הפסיקתית לנכונות בית המשפט להתערב בהחלטות הרשם החלה ב-בג"ץ 150/50 החברה ש. קוכר ושות' (שותפות שוויצרית) נ' הרשם הכללי של ממשלת ישראל כרושם סימני המסחר, פד"י ה 1487 (1951) בו נקבע כך:
״סיכומו של דבר, הרישום נתון, אמנם, לשיקול דעתו של הרשם, אולם גם החלטה של רשם, הבאה כתוצאה משיקול דעת, נתונה לערעור; ואם המערער ישכנע את בית המשפט, ולאו דווקא מבחינה משפטית בלבד, כי שיקול הדעת של הרשם היה מוטעה, או בלתי מוצדק מאיזה טעם שהוא, יתערב בית המשפט ולא יהסס להיענות לערעור״.
וכך גם מציין כב' השופט (בדימ.) פרופ׳ יצחק זמיר בספרו השפיטה בעניינים מנהליים, 14-16 (1975) בהתייחסו לאופן הביקורת על החלטות הרשם ולייחודיות של הליך זה ביחס להליכי ערעור אחרים :
״שונה המצב כאשר הערעור מוגש נגד החלטה של רשות מינהלית רגילה. במקרה כזה דומה הערעור יותר לדיון מקורי, בו שני צדדים יריבים שוטחים טענותיהם בפני ערכאה נייטרלית, מאשר לדיון ערעורי בו נבדקת החלטה של גוף נייטרלי שכבר פסק בסכסוך בין הצדדים היריבים. במלים אחרות, במקרה כזה הרשות המינהלית דומה יותר למתדיין מאשר לדיין, והחלטתה דומה יותר לכתבי תביעה או לכתב־הגנה מאשר לפסק דין. […] בערעור […] מוסמך בית המשפט לבדוק אם שיקול הדעת של רשם סימני המסחר אינו מוטעה או בלתי מוצדק מאיזה טעם שהוא, ולהעמיד את שיקול הדעת שלו במקום שיקול הרשם״.
15. אם כן, עולה כי מעבר לעצם הסמכות של בית המשפט להתערב בהחלטות הרשם, עליה אין עוררין, חשוב להדגיש שהתערבות זו אינה דומה לביקורת השיפוטית בין ערכאות במסגרת שיפוטית היררכית קלאסית כדוגמת סמכות בתי המשפט המחוזיים להתערב בערעור בהחלטות בתי משפט השלום. קיים שוני בין אלו לבין התערבות בהכרעותיהן של ערכאות שחוץ ממומחיותן המשפטית המקנה להן סמכות פסיקה בנושא הנדון, יש להן גם מומחיות מקצועית ייחודית. משכך, שומה על בית המשפט לגשת לביקורת השיפוטית על החלטות הרשם, בהיותו ערכאה מקצועית בתחום רישום סימני המסחר, בזהירות יתירה. כאמצעי לאיזון ההתערבות במצבים אלה, ראוי שהביקורת תיעשה בשים לב לצורך להבדיל בין התערבות בית המשפט בהכרעותיה המשפטיות של הרשות המנהלית-מקצועית לבין התערבות בהכרעותיה העובדתיות. יפים לעניין זה דברי בית המשפט ב-עש"א (מחוזי ת"א) 51697-06-19 Dr. Kong Footcare Limited נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני מסחר (08.07.2020):
"ערעור זה מעלה לקדמת הבמה גם את המשפט המנהלי ולא רק את דיני הקניין הרוחני. אין זה מפתיע, שהרי הרשם הנכבד, או ליתר דיוק מוסד הרשם, היא רשות מנהלית לכל דבר ועניין. הרשם מפעיל סמכויות וכוחות המוענקים לו על פי דין. הוא כפוף אפוא למערך החובות והכללים של המשפט המנהלי. מדובר ברשות מנהלית מקצועית ומומחית, שנוכח מומחיותה בחר המחוקק להפקיד בידיה את הסמכות להכריע בהתאם לאמור בפקודה. אכן, הפקודה מכירה בכוחו של הרשם כמו גם בכוחו של בית המשפט להידרש למחלוקות הנוגעות בפרשנותה וביישומה (ראו למשל את סעיף 8(ב) לפקודה או את סעיף 9) ועדיין לרשם מומחיות מיוחדת. לא בכדי קבע המחוקק כי המבקשים לרשום סימן מסחר יפנו תחילה אליו – אליו ולא לבית המשפט. לצד הכשירות המקצועית הרשם צובר ניסיון רב ערך, וטביעת עין מקצועית הנשענת על ניסיון ארגוני המעמיק והולך מבקשה לבקשה, מהכרעה להכרעה. בית המשפט הוא בעל הסמכות לדון בערעורים המוגשים על החלטות הרשם, אך אין המדובר ביחס הרגיל שבין ערכאת ערעור לבית משפט קמא. בית משפט השלום, בית המשפט המחוזי ובית המשפט העליון הם חלק ממערכת שיפוטית אחת בעלת דרגות שונות. לעומת זאת כאן מתקיים יחס בין ערכאת ערעור שהיא חלק ממערכת השיפוט הכללית לבין רשות מנהלית מקצועית ומומחית. על רקע זה יש לייחס את המשקל הנאות לקביעות המקצועיות של הרשם. יש לייחס להן משקל נכבד יותר ככל שמדובר בסוגיות המצויות בליבת מומחיותו."
הדברים מובילים לכך שעל בית המשפט לנקוט מידת זהירות יתירה בבואו לבקר קביעות של רשויות מנהליות-מקצועיות כגון אלו של רשם סימני המסחר, זהירות אשר מתבטאת בעיקר בבחינת הקביעות העובדתיות של הרשם.
16. בעניינו סבורני שיש להבחין את קביעות הפוסקת ביחס לדמיון שבין הסימנים, קביעות הנמצאות בליבת שיקול הדעת המקצועי של הרשות, לבין הפרשנות המשפטית להוראות הפקודה, שביחס אליה אין לרשם יתרון מובהק על בית המשפט.
דיון והכרעה
17. ראשית, אדון בקביעה בנוגע לדמיון בין סימן המסחר המבוקש ״כביסקל״ לסימן הרשום ״כביסכל״, ובשאלה האם יש חשש להטעיית הציבור המצדיק למנוע או להגביל את רישומו בפנקס הרישום. לאחר מכן, אדון במעמדו של הסכם דו-הקיום בין הצדדים ומידת השפעתו הראויה על שאלת הרישום או הגבלת רישום הסימן המבוקש.
הדמיון בין שני הסימנים
18. ככלל וכפי שהובא גם בהחלטת הפוסקת, נקבעו בפסיקת בתי המשפט מספר מבחנים לבחינת החשש להטעיה לפי סעיף 11(9) לפקודה, והם מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין, אליו ניתן לצרף גם את מבחן ״השכל הישר״ כמבחן משנה (רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ, פ"ד נז(2) 438 (2003), להלן – ״עניין טעם טבע״); ראו גם ע"א 715/68 פרו-פרו ביסקויט (כפר סבא) בע"מ נ' פרומין ובניו בע"מ, פ"ד כג 43 (1969)). כמו כן, נקבע שמבחן המראה והצליל הינו המרכזי מבין שלושת המבחנים.
19. ביישום מבחן המראה והצליל על שני הסימנים בענייננו, הגיעה הפוסקת בהחלטתה למסקנה כי, היות והחלק הארי של שני הסימנים זהה, ״מרכז הכובד״ של ההבדל ביניהם מתרכז רק בסיומות שלהם. ברם, גם משם לא נראה שתבוא הישועה, היות ומתוך שתי האותיות המרכיבות את הסיומות של הסימנים (״קל״ ו-״כל״) אות אחת היא אותה האות (האות ל׳), והאותיות האחרות, הינן אותיות הנהגות באותו האופן (ק׳ ו-כ׳). אם כן, כל שנותר לקוות הוא שציבור הצרכנים יאחז במראה ובצליל של סימן פיסוק פתח מתחת לאות ק׳ בסימן ״כביסקל״ וחולם בסימן ״כביסכל״ על מנת להבטיח שידע לרכוש את המוצר אותו הוא מחפש.
20. כמו כן, כבר נקבע להלכה בעניין טעם טבע שלעניין סכנת ההטעיה, השוואות בין שמותיהן של סחורות אינן נעשות תמיד רק על פי צליל המלים, ודי במצב של ״תהייה״ שמא איזה קשר בין הסחורות המסומנות בשני סימני המסחר כדי לפסול את הסימן השני. בנוסף, גם בבחינת הטענה של המערערת כי יש לראות את התחילית ״כביס״ של שני הסימנים כמילה גנרית, והשוואתה למצב הקיים כיום בפנקס הרישום, עולה כי אכן קיימים סימני מסחר רשומים עם תחילית זו, אך אלו אינם רבים או נפוצים במיוחד בהשוואה לסימני מסחר אחרים (כדוגמת ״פארם״ או ״בורגר״). בהתאם לכך, איני יכול שלא להצטרף לדעת הרשם כי המקרה שלפנינו אינו עובר את מבחן המראה והצליל.
למרות שמבחן זה הוא המבחן העיקרי לבחינת הדמיון בין הסימנים, הוא אינו היחיד. לכן, אמשיך לבחון את המקרה לאור המבחנים האחרים.
21. ביישום המבחן השני, נכון הוא שבמבט ראשון לשני בעלי הסימנים סוג סחורות דומה למדי. אך כאשר בוחנים את קהלי היעד של אותן הסחורות ואת צינורות השיווק שנועדו להנגיש להם אותן, קשה שלא לראות את ההבדל המשמעותי ביניהם. כך, המערערת מעניקה שירותי כביסה תעשייתיים המיועדים מטבע הדברים בעיקר לשוק המוסדי, ולעומת זאת, פרפיום קלין, משווקת תכשירי כביסה שברובם המוחלט נועדו לשרת קהל צרכנים בשוק הפרטי. צינורות השיווק מדגישים את העובדה שהחברות לא מחפשות להתחרות על קהל הצרכנים אחת של השנייה, או לכל הפחות, לא יוזמות זאת ביודעין ואינן בעלות אינטרס לכך מלכתחילה. לפיכך, אני סבור שמתקיים המבחן השני בענייננו.
22. מבחן יתר נסיבות העניין ומבחן ״השכל הישר״, מוכרים כמבחני לוואי המאגדים בתוכם את שאר הנסיבות הספציפיות של המקרה אשר לא הובאו בחשבון במסגרת המבחנים האחרים. הערך המוסף של מבחן ״השכל הישר״ בהכרעה בשאלת הדמיון מתייחס לעובדה שלעתים מגלם סימן המסחר גם מסר רעיוני כלשהו. במצב זה, יש להשוות את מידת הדמיון בין הרעיונות המועברים על-ידי שני הסימנים. כך, במקרים שבהם המסרים המועברים על ידי שני הסימנים זהים או דומים מהותית, עשוי בית-המשפט לראות בכך הפרה אף אם הסימנים מקיימים מבחנים אחרים לבחינת הדמיון ביניהם (ראה בעניין זה את פסיקת בית המשפט בעניין טעם טבע). בהשוואת משמעות הסימנים של ״כביסקל״ ו-״כביסכל״, אשר משמעותם ״כביסה קלה״ (במובן של ״easy״), ומנגד, ״כביסה לכל״ (במובן של ״all״), אני סבור שאכן עולה ביניהם שוני מסוים, אך לא כזה שיתרום לבידול רעיוני מובהק ביניהם וימנע באופן ברור את הטעיית הצרכנים. לכן, אין במבחן זה כדי להטות לעניין קביעת כשירות הסימן המבוקש לרישום תוך שלילת החששות לפי סעיף 9(11) לפקודה.
23. לאור כל האמור, ובפרט אי העמידה של המקרה במבחן העיקרי של המראה והצליל, והמדיניות הייחודית בדבר ההימנעות של בית המשפט מהתערבות בקביעות העובדתיות של ערכאות מקצועיות-מומחיות, אני סבור שיש להותיר על כנה את קביעת הרשם בנוגע לדמיון בין הסימנים.
24. בנוגע להגבלות על הרישום, כאן המקום להתייחס במאמר מוסגר לטענת המערערת בנוגע לפרשנות הראויה למונח ״הפרה״ שבסעיף 1 לפקודה, על פיה יש לתת למונח פרשנות שתרחיב את קביעת הרשם כך שתחול גם על ״טובין מאותו הגדר״. כפי שנטען על ידי המשיב בכתב תשובתו לערעור, פרשנות זו מונעת דה-פקטו כל אפשרות של הרשם לרשום סימנים תוך התחשבות בנסיבות המיוחדות הנדרשות במקרים ספציפיים. בנוסף, נמנע בכך כל מרחב תמרון מהרשם לרישום סימנים ״גבוליים״ הדומים אחד לשני, אך הראויים לרישום בהינתן מגבלות אחדות. הפרשנות גם נוגדת את הלשון המפורשת של החוק בסעיף 18 לפקודה, ויתירה מזאת, אף נוגדת חלק מתכליות דיני הקניין הרוחני, שנועדו לאפשר את הרישום כל עוד ניתן להבטיח שציבור הצרכנים לא יוטעה, וזאת גם במחיר של הטלת מגבלות מסוימות. חשוב לציין שהסמכות נועדה גם ולפני הכל להיטיב עם היצרן ובעל סימן המסחר עצמו. זאת, בכדי שיתאפשר לו ליהנות מהמוניטין אותו צבר בעמל רב, ולתרגם אותו לערך כלכלי. ההגנה שמוענקת לסימן המסחר אף מתמרצת את היצרן להמשיך להשקיע במוצר, שעה שניתן לזהותו ולהבחין בינו ובין מוצרים אחרים בשוק (ע״א 563/11 ADIDAS SALOMON A.G נ' ג'לאל יאסין, פסקה 8, פ"ד סה(3) 774 (2012); עש"א (מחוזי ת"א) 1477-12-22 הוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ נ' מדינת ישראל רשות הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר, פסקה 38 (נבו 9.4.2024)).
25. כפי שניתן לראות, מתן האפשרות לרשום סימן מסחר בהגבלות מסוימות מיטיב עם היצרן, ובעוד רישום סימן המסחר עלול להעניק מונופול לבעליהם ולאסור על שימוש מפר, רישום עם מגבלות יכול למתן את האפשרות שמונופול כזה יגביל יתר על המידה את התחרות הרצויה בשוק. כך, ״הליך רישום סימן המסחר נדרש לאזן בין כלל האינטרסים הנזכרים, ומחייב נקיטה במידה רבה של זהירות. […] הזהירות צריכה לבוא לידי ביטוי בכמה מובנים. ודאי שאין לאפשר רישום סימן שאינו כשיר להכרה; אך גם ביחס לסימנים כשירים יש להיזהר בקביעת היקפם. מובן כי בעל הסימן לא יוכל, על דרך הכלל, להניח את ידיו על כל סוגי הטובין האפשריים״ (שם, פסקה 40). קבלת הפרשנות של המערערת אינה מתיישבת עם האמור, ועלולה להביא למצב בו הרישום של סימני מסחר דומים, אך במידה שאינה עולה כדי פסילת הרישום לגמרי, כלל לא יתאפשר.
26. פרשנות הרואה בחיוב מתן שיקול דעת לרשם בהטלת הגבלות על הרישום אינה חדשה ואף טמונה בשורשי פקודת סימני המסחר הישראלית עצמה, היא הפקודה האנגלית משנת 1905. באותה שנה, נוסף לפקודה הבריטית סעיף 21, המהווה מקבילה לסעיף 30 לפקודת סימני המסחר הישראלית כיום. בפסק הדין האנגלי MAEDER [1916 ] 33 RPC 77, 81, כתב השופט סרג׳נט על מהות התוספת שהביא התיקון לחוק, בהשוואה למצב הקודם לפני התיקון (בסעיף 19) שאז חל הכלל לפיו ״לא יירשם סימן מסחר הדומה או זהה לסימן מסחר אחר״:
"Then what is the effect of the Section? It seems to me that it gets rid of the prima facie disability imposed on the registering authority by Section 19, and enables a Trade Mark which is either identical with an existing Trade Mark to be registered in the case either of honest concurrent use or other special circumstances; that is to say, it, in my opinion, relaxes the strict rule which had otherwise bound the registering authority under the previous legislation in a certain limited class of cases."
ודוק, בחוק סימני המסחר האנגלי מ-1938, אשר החליף באנגליה את החוק מ-1905, ואשר הוליד מאוחר יותר את פקודת סימני המסחר, 1938 הישראלית, מופיעים הכלל והחריג בגדר אותו הסעיף.
מכל הטעמים האמורים, אני סבור שיש לדחות את טענת המערערת בעניין זה ולאפשר לרשם להשתמש בסמכותו לפי הפקודה ולרשום את סימן המסחר תוך הטלת הגבלות על תחולתו כפי שיראה לנכון לאותו עניין.
27. מכאן אדון בשאלת המשקל שיש להעניק להסכם דו-הקיום והאם יש בו כדי להטות את הכף לטובת רישום סימן המסחר ללא הגבלות.
מעמדו של הסכם דו-קיום
28. המעמד שיש לתת להסכם דו-קיום ברישום סימני מסחר דומים או זהים לא נדון במסגרת פקודת סימני המסחר, ונדון באופן מועט במסגרת הפסיקה הישראלית. ניתן למצוא דוגמאות בודדות בהן הנושא אכן עלה, אשר רובם פורטו בהודעת הערעור מטעם המערערת, אך לרוב, מקרים אלו אינם תואמים באופן מלא את המקרה הנדון כאן. כך למשל, מקרה אחד דומה שאף נדון במסגרת כתבי הטענות של הצדדים, ניתן למצוא ב-(רשם הפטנטים ירושלים) 25355/ Joseph Limited (25.02.2016), אך יש לזכור ששם נקבע כי יש להתיר את רישום סימן המסחר של המבקשת דווקא בגלל שזו החריגה את בקשת הרישום שלה מסחורות העלולות להיות חופפות עם החברה איתה היא הגיע להסכם דו-קיום, מה שרק מדגיש את החשיבות והרלוונטיות של ההסכם על פרטיו בין הצדדים (בעניין זה ראו גם: (רשם הפטנטים ירושלים) 273039 מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ נ׳ SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION (22.03.2018)). בנוסף, מקובלת עלי ההבחנה של המשיב בעניין המקרה שנדון במסגרת פסק דין עש"א (מחוזי ת"א) 10105-05-16 קמפאלוק בע"מ נ' רשות הפטנטים, סימני המסחר והמדגמים (04.12.2016), לפיה באותו מקרה דובר על שתי חברות שביקשו לרשום סימן מסחר ולמכור איתו את אותו המוצר, כך שנושא הטעיית הצרכן לא היווה שם חשש מהותי, היות ובין כה וכה הצרכנים היו רוכשים את המוצר אותו הם חיפשו לרכוש.
29. כדי לתת מסגרת ברורה יותר לדיון שאנו עומדים לפתחו, אחלק אותו לשני מקרים נפרדים בהם נחתמים הסכמי דו-קיום.
המקרה הראשון, הינו מקרה בו מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר, אך בעקבות ההבנה של מגיש הבקשה כי כבר קיים סימן מסחר רשום דומה או זהה, מגיעים הצדדים להסכם דו-קיום שמוגש לרשם (להלן – ״מקרה הבקשה המתחרה״). המקרה השני, הינו מקרה בו שתי בקשות לרישום מוגשות ללא תיאום, כאשר אחת מהן מקדימה את השנייה, והצדדים מגיעים בעקבות זאת להסכם לפיו אם תאושר הבקשה הראשונה שהוגשה, לא יתנגד מגיש הבקשה הראשון לאישורה של הבקשה השנייה (להלן – ״מקרה הבקשות המקבילות״).
30. כאמור, היות ולא מצאתי תשובה ברורה לענייננו בדין הישראלי, אדרש לפרשנות שניתנה למקרים אלו בדין הזר ולהשפעת פרשנות זו על ענייננו.
השאלה המשפטית הנדרשת להכרעה כאן נוגעת למעמדו של הסכם דו-קיום, אל מול הכרעת הרשם בדבר קיום דמיון בין סימן מסחר שמתבקש לרישום לבין סימן מסחר רשום. במילים אחרות, האם מרגע שנוכחנו כי קיים הסכם דו-קיום בין הצדדים, על הרשם לכבדו או שעליו לשקול את הנסיבות בהתאם לסמכותו על פי הפקודה ולהכריע במחלוקת על רקע התכליות של דיני סימני המסחר הישראליים ? כפי שציין זאת המשיב בכתב תשובתו לערעור, תכליות דיני סימני המסחר במשפט הישראלי הינן ייחודיות, וככלל יגברו על דוקטרינות או פרשנויות של הדין הזר. ואולם, נשאלת השאלה, האם במקרה דנן ניתן לפרש את המצב כך שהדין הזר, שיכול ויימצא רלוונטי מפאת עיסוקו הברור בסוגיה שלפנינו, לא יסתור את התכליות העומדות במרכז דיני סימני המסחר הישראליים, אלא ישתלב בהם.
לשאלה זו, בחלוקה לשני המקרים דלעיל, אפנה כעת.
המשפט המשווה
31. המשפט האנגלי ברור למדי במקרים דומים לזה שלפנינו. לפי הדין האנגלי, במידה והרשם נוכח כי קיים הסכם בין בעל הסימן הרשום לבין בעל הסימן המבוקש, בו הראשון מצהיר שאינו מתנגד לרישום סימן מסחר הדומה או זהה לשלו, הרי שלא ניתן יהיה למנוע זאת. כך נכתב בסעיף (5)5 לחוק האנגלי Trade Marks Act 1994 c. 26:
״Nothing in this section prevents the registration of a trade mark where the proprietor of the earlier trade mark or other earlier right consents to the registration״.
כלומר, החוק קובע בבירור שאם בעל סימן רשום הביע את הסכמתו לרישום סימן מסחר אחר הדומה לשלו, על הרשם לאשר את הרישום. יתרה מזאת, על פי הפסיקה האנגלית ב- Dalsouple Societe Saumuroise du Caoutchouc v Dalsouple Direct Ltd [2014] Ch D, ההסכמה לפי אותו הסעיף אינה חייבת להינתן בכתב או במסגרת הסכם מוסדר בין הצדדים על מנת להטות את הכף לטובת רישום הסימן המבוקש. מקל וחומר שכאשר ההסכמה ניתנה במסגרת הסכם התחום במגוון תנאים שידאגו במקביל לשמור על האינטרסים של שני הצדדים, ובתוך כך גם על האינטרסים של הציבור (עוד אדון בכך בהמשך), יש בכך כדי להטות את הכף לטובת הרישום.
32. כך גם במשפט האמריקאי שם נקבע בפסיקה הפדרלית ב-In Re Four Seasons Hotels Limited, 987 F. 2d 1565 (Fed. Cir. 1993) כי, מכיוון שלרשם אין שום יכולת השפעה על השימוש בפועל של סימן זה או אחר במצב בו בעל הסימן אינו מתנגד לכך, הרי שתפקידו צריך להתמקד במקרים אלה במתן הגנה לבעלים של סימני מסחר מפני השימוש בסימן המסחר שלהם בניגוד לרצונם. וכך אומר השופט ריץ׳ בפסק דינו שם:
“Not for the first time, the “misguided efforts” of the PTO have led the Board to mistakenly “take it upon itself to prove facts, quite unnecessarily and by reasoning entirely its own, to establish a case of likelihood of confusion when not asked to do so […] Believing that its role […] is to second-guess the conclusions of those most familiar with the marketplace, the PTO “is, at times, like a cat watching the wrong rat hole.” The role of the PTO is not in “deny[ing] registration if it feels there is, by its independent determination, any likelihood of confusion of any kind as between the mark sought to be registered and the prior registration, without regard to the desires, opinions or agreements of the owner of the prior registration […] Rather, the PTO's role is to protect owners of trademarks by allowing them to register their marks. Denial of registration does not deny the owner the right to use the mark, and thus, will not serve to protect the public from confusion. “No government could police trademark use so as to protect the public from confusion. It must count on the self-interest of trademark owners to do that”.
בדברים אלו, מובהר שלפי המשפט האמריקאי יש והרשם טועה לחשוב כי מימוש תפקידו בהגנה על האינטרס הציבורי טמון במניעת או הגבלת השימוש של סימני מסחר רשומים, ולא כך הוא, אלא תפקידו להוות רשות האוכפת תביעות של בעלי סימני מסחר רשומים, שבתביעתם מביאים לתשומת לבו את התנגדותם לשימוש בסימן המסחר שלהם ללא רשותם. המערערת הפנתה גם לדינים נוספים – הדין באיחוד האירופי, באוסטרליה, בהונג-קונג ובפינלנד. נטען כי על פי דינים אלה, על משרד סימני המסחר לסמוך על בעל הסימן הקודם שיגן על האינטרסים שלו ולא לקבוע במקומו ולסרב לבקשת הרישום מחמת החשש להטעיית צרכנים.
33. דברים אלו רלוונטיים במיוחד לעניין המקרה הראשון שצוין, מקרה ״הבקשה המתחרה״. במצב זה, בו כאמור לעיל, מוגשת בקשה לרישום סימן מסחר, אך בעקבות ההבנה של מגיש הבקשה שכבר קיים סימן מסחר רשום דומה או זהה, מגיעים הצדדים להסכם דו-קיום, לרשם אין יכולת השפעה על השימוש בסימן המסחר הרשום. זאת ועוד, ההנחה שבבסיס הדוקטרינה האמריקאית נובעת גם מהעובדה שניתן לראות את קיומו של הסכם בין הצדדים כערובה להגנה על האינטרס הציבורי, היות ולצדדים להסכם האינטרס הרב ביותר למנוע מצב בו הצרכנים מתבלבלים ביניהם, ולהם ההיכרות הגדולה ביותר עם קהל הצרכנים של מוצריהם וההרגלים שלהם.
34. לפי המשפט האנגלי דברים אלו יפים גם במקרה של ״בקשות מקבילות״. החוק האנגליTrade Marks Act 1994 c. 26 מגדיר בסעיף 6 את המונח ״earlier trade mark״ שבסעיף (5)5 שהובא לעיל כך:
“References in this Act to an earlier trade mark include a trade mark in respect of which an application for registration has been made and which, if registered, would be an earlier trade mark by virtue of subsection (1)(a) […], subject to its being so registered [(taking account of subsection (2C))]”.
לפי הדין האנגלי אין הבדל מהותי בין מצב זה למצב שנדון מוקדם יותר בסעיף (5)5 לחוק, בו הוגשה בקשה שנתקלה בסימן רשום דומה לה, לבין שתי בקשות דומות שהוגשו במקביל כאשר אחת הקדימה את השנייה. במצב זה, על הרשם לבחון את הבקשה הראשונה שהוגשה בנפרד, ולהחליט אם לאשר אותה או לא על בסיס בחינתה לפי תנאי הרישום בחוק. אם הבקשה תאושר, ויוגש לרשם הסכם בין בעל הסימן שבקשתו אושרה לבין בעל הבקשה המאוחרת, המצב יהיה זהה לזה שפורט בסעיף (5)5, ועל הרשם יהיה לאשר את הבקשה השנייה על בסיס ההסכם בין השניים.
35. לענייין זה יש חשיבות להוראת סעיף 29(א) לפקודה המעודד את שני מגישי הבקשות לבוא בדברים אחד עם השני כדי להגיע להסכמה בנוגע לתנאי הרישום של סימניהם הדומים:
״הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין, והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו״.
ייחודיותו של הדין הישראלי המתבטאת בתוספת של סעיף 29(א) בכך שלרשם שיקול דעת מיוחד באישור ההסכם אליו הגיעו שני מגישי הבקשות. במקרה זה, מובן שפרשנות הדין הישראלי למקרה תגבר על זו של הדין זר. אפשר והרציונל העומד מאחורי ההבדל בין המקרה של ״בקשה מתחרה״ למקרה של ״בקשות מקבילות״, הוא שבמקרה האחרון, יכול להיות שרצונם של הצדדים להשיג את ההגנה הנובעת מהרישום יגבר על רצונם לוודא שקהל הצרכנים לא יתבלבל בין מוצריהם. רצונות ומניעים כאלו אינם מוגבלים לרשימה סגורה. כך, הם יכולים לכלול למשל רצון למנוע מצד שלישי רישום של סימן מסחר הדומה לשלהם או כל מניע אחר פסול. לפיכך, במקרה זה על הרשם לוודא שהתיאום בין הצדדים בהגשת בקשותיהם אינו מסתיר מניע נוסף שיכול לעלות כדי חוסר תום לב כאמור. לא כן הדבר במקרה הראשון, בו בעל הסימן כבר רשום ומסכים לשימוש ולרישום של סימן אחר הדומה לסימן שלו. במקרה כזה, השיקול הזר הרלוונטי היחיד שאולי יכול לעלות ודורש זהירות, הוא החשש של בעל הסימן הרשום מהיגררות להליך משפטי ארוך בעקבות תביעת ״גניבת עין״ מצד בעל הסימן המבוקש, אך אני סבור שחשש זה אינו משמעותי מספיק כדי לחשוד בבעל הסימן הרשום שיוותר רק מסיבה זו על ההגנה הייחודית המוענקת לו מתוקף רישומו הבלעדי בפנקס הרישום.
36. כהערה נוספת בנוגע למקרה ״הבקשות המקבילות״ אוסיף כי מקרה זה כבר נדון בפסיקת הרשם, אשר הגיע למסקנה דומה בדבר ייחודיותו ובחשיבות של הותרת שיקול הדעת לרשם לאשר או לפסול הסכם בין הצדדים במקרה זה. כך למשל ב-(רשם הפטנטים ירושלים) 163798 חברת שפע זיכיונות בע"מ נ' חברת ארומה הולדינגס בע"מ (25.02.2013), מדגיש הרשם שלטעמו, ככלל, הסכם בין הצדדים אינו מאיין את שיקול הדעת של הרשם, וכך נכתב שם:
"בכלל המקרים דלעיל, עשויים הצדדים להגיע להסכם כתוב ביניהם אשר יעגן את אופן רישום הסימנים על שמם במקביל (יושם אל לב כי בהליך לפי סעיף 29 בעלי הבקשות המתחרות אף מתבקשים מכח הוראת הסעיף עצמו לבוא בדין ודברים האחד עם רעהו). עם זאת, אין בהסכם מעין זה כדי לאיין את שיקול דעתו של רשם הפטנטים בבואו להכריע האם לאשר את רישום סימני המסחר זה לצד זה. רשם סימני המסחר אינו בבחינת "חותמת גומי" המאשרת הסכמים בין בעלי דין מבלי לתת דעתו, כפי שמורה הפקודה, על החשש לפגיעה באינטרס הציבור״.
לאור פרשנות הדין הזר שמתיישבת עם תכליות דיני סימני המסחר הישראליים במקרה של ״בקשה מתחרה״, ובדגש על ההבדל המשמעותי מבחינת השפעת מניעים חיצוניים על תנאי ההסכם בין הצדדים בשני המקרים, אינני מסכים לדעתו של הרשם במקרה זה כי עליו להפעיל את שיקול דעתו בשני המקרים, ואני סבור שיש להחיל פרשנות זו אך ורק במקרה של ״בקשות מקבילות״.
37. בעניין סעיף 30 לפקודה, שמכוחו מוענקת לרשם סמכות לאשר או להגביל את הרישום בהתקיים ״נסיבות מיוחדות״, אני סבור כי לאור האמור לעיל יש לפרשו כך שאותן ״נסיבות מיוחדות״ לא תכלולנה קיומו של הסכם דו-קיום בין הצדדים, אלא נסיבות אחרות, כדוגמת שימוש בתום לב ללא קשר להסכם או מצב בו שני הסימנים דומים אך אינם נמצאים בשימוש במסגרת אותו נתח שוק.
מן הכלל אל הפרט
38. כפי שהוזכר לעיל, בין התכליות המרכזיות של דיני סימני המסחר בישראל, נמצא השיקול הצרכני, קרי, הגנת הצרכן מהטעיית היצרנים, והפחתת ההשקעה שעל הצרכן להשקיע כדי למצוא את המוצר המדויק אותו הוא מחפש לרכוש. הביטויים למימוש תכלית זו פרושים לכל אורכה של פקודת סימני המסחר, בה מפורטות כל סמכויות הרשם לשמירה על אותם האינטרסים. נשאלת השאלה, האם הרשם הוא הגורם היחיד שיכול לדאוג לשמירה על האינטרס הציבורי, או, שקיימים מצבים בהם השיקול הזה בא לידי ביטוי ואין חשש כי הציבור עלול להיפגע, בהם ניתן לוותר על הפרשנות לפיה שומר הסף היחיד מפני הפגיעה באינטרס הציבורי הוא שיקול דעתו של הרשם.
39. סבורני כי במצב בו קיים הסכם דו-קיום בין צדדים, אשר להם האינטרס הרב ביותר לשמירה על האבחנה בין מוצריהם, הרי שהשיקול הצרכני נלקח בחשבון באופן אינהרנטי בהסכם.
40. יתרה מזאת, התערבות הרשם והגבלת הסחורות במקרה זה עלולה להביא לעיוות דין מסוים, שיפגע גם בצדדים להסכם וגם יפגע באינטרס הציבורי. כפי שניתן לראות במקרה דנן, הגבלת תחולת הרישום על סוגי סחורות מסוימים רק מבטיח שתינתן אפשרות לצד שלישי להשתמש בסימן המסחר שהוגבל רישומו ולהנות מהשימוש במוניטין אותו צבר בעל הסימן על הסחורות שהוגבלו. אותו עיוות טמון בהבדל המהותי שבין השפעת ההגבלות שמטיל הרשם על הרישום עצמו לבין השפעותיהן על היכולת של אחד הצדדים להסכם להשתמש בסימן מסחר דומה לזה של הצד השני.
41. הזכות המוקנית על ידי הרישום הינה זכות שלילית, כלומר, מוקנית היכולת למנוע מצד אחר להשתמש בסימן מסחר דומה או זהה לסימן הרשום, אך זכות זו ניתנת למימוש על ידי בעל הסימן הרשום בלבד. אם בעל הסימן מחליט לאפשר בהסכמה חוזית פורמלית שימוש של סימן מסחר דומה או זהה לסימן המסחר שלו, לרשם לא תהיה יכולת להשפיע על כך. כנגזרת מכך, הרי שהאינטרס הציבורי, כשלעצמו, כבר מוגן ונלקח בחשבון על ידי בעלי סימני המסחר בהסכם שכרתו. בכך, יש לראות את ההסכם כ-״שומר הסף״ האחראי על הגנת האינטרס הציבורי וככלי למימוש תכלית החוק בעניין זה.
42. אני סבור כי במקרה בו קיים הסכם דו-קיום בין בעל סימן מסחר רשום לבין בעל סימן מבוקש, יש לתת לו בכורה ותוקף, ולראות אותו כאמצעי להגנת האינטרס הציבורי אשר מממש את התכליות הנובעות מהפקודה.
סוף דבר
43. לאור האמור, הערעור מתקבל, באופן בו רישום סימן המסחר של המערערת יירשם ללא הגבלת סוגי הסחורות המבוקשות ("לשימוש מוסדי").
44. לאור התוצאה, נקבע כי על המשיב לשלם למערערת הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪ וזאת תוך 45 ימים מהיום. לאחר מועד זה, יתווספו לסכום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
המזכירות תמציא את פסק הדין לב"כ הצדדים.
ניתן היום, ז' אייר תשפ"ד, 15 מאי 2024, בהעדר הצדדים.
